O caso da “Fadinha do Skate” e as peculiaridades da proteção de marca em território nacional Bruno Mello 23 de agosto de 2021

O caso da “Fadinha do Skate” e as peculiaridades da proteção de marca em território nacional

         

É sempre recomendável que o pedido de registro de uma marca seja realizado o mais rápido possível por seu titular. 

O caso da “Fadinha do Skate” e as peculiaridades da proteção de marca em território nacional
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A medalha de prata conquistada pela atleta Rayssa Leal de apenas 13 anos, conhecida popularmente como “fadinha do skate”- apelido que lhe fora atribuído em razão de um vídeo viralizado pelo skatista Tony Hawk, como há de ser, foi motivo de muito orgulho para os brasileiros e tem sido amplamente divulgada pela mídia como um todo.

Em meio às manchetes e entrevistas da nossa querida fadinha, um outro assunto envolvendo o seu nome veio à tona: curiosamente, foi descoberto que uma empresa de odontologia obteve o registro da marca “Fadinha do Skate” nas classes 25 (vestuário), 41 (entretenimento e esportes) e 44 (serviços médicos).

Assim, como as marcas são divididas por 45 classes, cada qual relacionada a produtos/serviços específicos, isto significa dizer que a empresa possui o direito de titularidade e exploração econômica da marca em todos estes ramos, de modo que a Rayssa ou seus pais não podem, em tese, utilizar o sinal “Fadinha do Skate” como marca para promover, por exemplo, uma linha de vestuário esportivo.

Mas como no direito há sempre exceções, vale lembrar que, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, mesmo após a concessão de um registro, há medidas que podem ser tomadas visando a extinção do registro, sendo uma delas a instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias), o qual já foi instaurado pelos representantes da fadinha em face dos três registros de marca e encontra-se sob análise do INPI.

Um ponto que nos chama atenção nesta história e que foi levantado pelos representantes legais da Raysa no âmbito do PAN visando a extinção do registro, diz respeito ao fato de que o sinal “fadinha do skate” por ser considerado um apelido e nome artístico amplamente conhecido no Brasil e diretamente relacionado à atleta mirim, por força do inciso XVI do Art. 124 da LPI1, não seria registrável, haja vista a necessidade de obtenção do consentimento do titular ou de seus herdeiros.

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Contudo, obviamente que caberá ao INPI analisar esta argumentação, que deverá levar em conta que, à época da realização do pedido de registro (setembro de 2019) e até mesmo de sua concessão (abril de 2020), o apelido da atleta, ainda que já fosse conhecido, não era tão popular como nos dias de hoje em razão da medalha conquistada em Tóquio.

Ademais, é de se questionar o legítimo interesse de uma empresa de odontologia em registrar o apelido da atleta como marca em segmentos que não têm qualquer relação com sua atividade principal (vestuário e entretenimento), o que encontra-se em descompasso com o art. 128, § 1º da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe que: “As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.”

De qualquer forma, ainda que há lei disponha de outros mecanismos para pleitear pela extinção do registro, como é o caso do pedido de caducidade cujos regramentos poderão ser abordados em outro material, fato é que esta história poderia estar resolvida se por ventura a marca da fadinha tivesse sido levada a registro logo quando seu apelido viralizou, não dando chances para que terceiros, seja de má-fé ou não, pudessem obter o direito de exclusividade como ocorreu com a empresa de odontologia em questão.

Trata-se do famoso princípio da especialidade, que privilegia aquele que “chega primeiro” no INPI e consegue obter o registro da marca, ou seja, tamanha a importância do registro, que mesmo que um sinal distintivo desenvolvido não esteja sendo efetivamente utilizado no mercado, para que se evite condutas de Brandjacking – na qual um terceiro de má-fé utilizada indevidamente da marca não registrada de outrem para prejudicar sua imagem e obter lucros indevidos, é sempre recomendável que o pedido de registro de uma marca seja realizado o mais rápido possível por seu titular.

Por fim, vale salientar que, ainda que o INPI entenda pela manutenção da titularidade da marca “Fadinha do Skate” à referida empresa, há possibilidade de ajuizamento de ação de nulidade perante a Justiça Federal na qual poderá o juiz, liminarmente, determinar a suspensão dos efeitos dos registros, isto é, no prazo de 05 anos contados das respectivas datas de concessão.

*Por Otávio Carvalho de Barros, Danniel Rodrigues e Pedro Ferreira.


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